La société Meccano qui exploite le jeu de construction pour enfants critiquait l’usage répété dans des articles de cette dénomination1. Elle agissait ainsi de façon préventive, afin de se prémunir de la déchéance de sa marque pour dégénérescence2 au sens de l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle. La demanderesse craignait que le terme « Meccano » ® ne devienne la désignation usuelle d’un jeu de construction pour enfants3 et que la marque ne perde de ce fait son caractère distinctif. Précisons d’emblée que les articles ne portaient nullement sur les dispositifs ludiques d’assemblages modulaires mais sur la politique, l’économie ou l’industriel. Il suffit d’en lire les titres : « Dominique de Villepin bête noir de l’UMP », « La « war room » de Hollande, au cœur de la tourmente », « Christine Lagarde sur le départ, un remaniement dès mercredi », « L’industrie française victime du colbertisme », « Dexia, les dessous d’un scandale d’état », « Thalès, fusion dans l’armement », « Le roi du nano-meccano »…
Que ce soient pour les hommes politiques ou les capitaines d’industrie, les journalistes illustraient le fait que leurs actions pouvaient se comparer à celle d’un grand jeu de construction intellectuel et mécanique. Faisant droit aux demandes du fabricant, la cour reproche au magazine de : « conceptualiser le signe « Meccano », pour l’étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, intellectuels politiques ou économiques, lui conférant un sens nouveau sans indiquer que le nom a par ailleurs été déposé à titre de marque ». Les journalistes auraient manqué à leur obligation de prudence : « (…) en présentant la marque non comme une marque déposée mais une métaphore ou un terme évocateur usuel synonyme de noms communs du langage courant. » Cet arrêt appelle des réserves. Contrairement à ce qu’indique la cour, l’usage litigieux ne constituait pas une utilisation fautive de la marque comme désignation usuelle d’un produit, mais relevait d’un simple usage littéraire sous une forme conceptuelle ou métaphorique parfaitement licite.
L’emploi fautif d’une marque comme désignation usuelle d’un produit dans la vie des affaires
Fondement légal de l’action préventive contre la dégénérescence d’une marque
L’usage litigieux n’est pas une contrefaçon, tout comme une citation de marque dans la presse ou dans un roman. En effet, en l’absence d’usage du signe dans la vie des affaires et d’application de la marque sur des produits ou services4 : la fonction essentielle5 de la marque n’est pas atteinte. En première instance6, le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement rendu le 25 janvier 2013, avait d’ailleurs à bon droit débouté la demanderesse sur ce fondement7 et relevait que « les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies, faute d’usage de la marque « Meccano » dans la vie des affaires. » L’article L714-6 du code de propriété intellectuelle fait peser sur le titulaire de la marque une obligation d’agir pour lutter contre ce phénomène d’altération en cours du pouvoir distinctif du signe, cette obligation se traduit notamment par l’envoi de mises en demeure, des publicités dans la presse, mais le texte n’envisage aucune sanction à l’encontre de personnes qui souvent de bonne foi utilisent un terme du langage courant dont ils ignorent qu’il est par ailleurs déposé à titre de marque.
Notons que l’article 10 du règlement CE n°40/94 relatif à la marque communautaire prévoit un mécanisme équilibré spécifique, il dispose : « Si la reproduction d’une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l’impression qu’elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque communautaire, à ce que la reproduction de la marque communautaire soit, au plus tard lors de l’édition suivante de l’ouvrage, accompagnée de l’indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée ». Ce texte n’est pas applicable à la presse, et il est légitime d’opérer un traitement différencié au regard des contraintes temporelles différentes qui existent entre la presse et l’édition. En l’absence de dispositions spécifiques dans le code de la propriété intellectuelle, les auteurs8 admettent tout de même l’application de la responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, sous réserve naturellement de démontrer une faute et un dommage. Dans un contexte de liberté d’expression et de liberté de la presse9, la faute doit être particulièrement qualifiée et révélée une intention de nuire spécifique, un dénigrement particulier10, voire une négligence grossière et blâmable. Pour autant, nous pensons que l’usage inapproprié d’un terme dans un ou plusieurs articles de presse est a priori une incorrection de langage, et n’a pas vocation à dégénérer en faute civile11.
Le critère commercial : point de partage jurisprudentiel
La jurisprudence opère un partage entre l’usage fautif et la libre citation en fonction du contexte commercial. Dans un arrêt du 28 mai 2010, la Cour de cassation12 à propos de la marque « La PIERRADE » ® qui désigne des appareils de cuisson, a rappelé qu’il incombait au titulaire d’une telle marque qu’il fasse preuve « d’une vigilance réelle et suffisante pour éviter que sa marque ne devienne un terme usuel »13. Cette vigilance étant caractérisée, la présentation de la dénomination litigieuse dans un catalogue commercial comme la désignation générique d’un produit a été sanctionnée14. En revanche, pour un usage dans la presse hors de tout contexte promotionnel, il a été jugé par la cour d’appel de Paris15 que « le titulaire de la marque "Pédalos" ne saurait reprocher à une société de presse d’avoir publié sous le titre "Le couple milliardaire fait du pédalos aux Antilles" un article purement rédactionnel, ne comportant aucune finalité publicitaire pour une marque concurrent ».
De la même façon qu’un journaliste devrait pouvoir écrire que l’ouverture des magasins le dimanche ne fera pas le printemps, évoquant simultanément la saison et le grand magasin, celui-ci devrait pouvoir évoquer le « meccano » sans pour autant être obligé de devoir citer de façon pesante l’existence des différentes marques déposées. À rebours de cette distinction, on trouve des décisions isolées comme celle du tribunal de grande instance de Paris qui, dans un jugement rendu le 17 septembre 198016, avait condamné un éditeur pour l’emploi fautif de la marque déposée « Bic » (mais en minuscule et sans guillemet) dans un roman17. On mesure le désarroi des correcteurs en rapprochant les jurisprudences « Bic » et « Meccano » : omettez majuscules et guillemets, l’écrit est fautif, tout autant si vous prenez ces précautions. En l’absence de dénigrement, ou de faute caractérisée, l’usage incorrect, fut-il répété, n’est fautif que sur le plan lexical.
La licéité de l’usage métaphorique ou conceptuel d’une marque
Le choix d’un terme courant implique une servitude d’utilisation
À l’origine, la société Meccano, en déposant la marque éponyme, a choisi un terme banal du langage courant fortement évocateur de la destination des produits. Le terme désigne dans un langage familier l’ouvrier mécanicien18. Que le terme soit usuel et évocateur n’est pas nécessairement incompatible avec l’acquisition de son caractère distinctif, du fait de son usage prolongé et de son exploitation constante. Cependant, la nature de cette marque implique la servitude de son emploi par des tiers, notamment lorsque la dénomination est utilisée dans le langage courant, ce que ne peut que tolérer son titulaire. Nonobstant l’usage de la dénomination « Meccano » avec une majuscule au sein des articles, et la référence au dit jeu de construction, la dénomination n’était pas pour autant employée pour désigner des jeux pour enfants mais comme métaphore pour évoquer l’idée d’un jeu intellectuel et non l’articulation et l’assemblage par des apprentis bricoleurs de fins morceaux métalliques destinés à former une construction.
En mettant des guillemets et une majuscule, le journaliste attire l’attention de façon implicite mais nécessaire sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un nom commun mais d’un nom propre donc déposé à titre de marque. L’usage métaphorique19 consiste à opérer « un transfert purement mental d’un mot, ou d’une expression, de son sens premier, ou propre, à un sens second, ou figuré ». Ce transfert supprime la désignation d’un produit ou d’un service : ce n’est pas le produit qui est visé mais bien l’idée d’une construction ludique dans un domaine. Cet usage n’altère en rien la marque, puisque le signe est utilisé sans rapport avec les produits20. L’usage métaphorique ne désigne aucun produit ou service, il ne peut donc altérer la marque concernée.
Une atteinte limitée et des mesures disproportionnées
Quelle que soit l’appréciation sur le bien fondé de la décision, on ne peut qu’être interpellé par la sévérité de la sanction prononcée à savoir : 55 000 € (plus les publications et les dépens) pour l’usage fautif de la dénomination « Meccano» ® dans quelques articles de presse entre juin 2006 et 2012. On est bien loin du franc symbolique octroyé dans le jugement de 1980. Au cas d’espèce, le seul fait d’agir en justice permettra au titulaire de la marque de démontrer ultérieurement qu’il a fait tout son possible pour éviter justement la dégénérescence de son titre.
Dès lors, celle-ci pouvant être évitée, son préjudice est inexistant. L’atteinte reste fugitive, et l’organe de presse ne commercialise nullement des jouets de telle sorte qu’aucune perte de chiffre d’affaires n’est à déplorer, aucune marge n’est perdue, aucun manque ne se fait ressentir. Imposer un droit de réponse, voir un rectificatif aurait largement suffi21. Les conséquences potentielles d’un tel courant jurisprudentiel sont inquiétantes. Il serait désormais répréhensible d’écrire dans le supplément immobilier d’un grand magazine « Le grand monopoly en cours », d’évoquer dans un magazine pour enfants « les poupées « barbies », dans une revue de bricolage de citer les « crochets X » sans ajouter systématiquement un symbole TM ou ®, ou l’expression « marques déposées », le tout sans compter les 1 200 000 marques françaises en vigueur.
À une époque où la littérature et la presse contemporaine citent des marques à profusion dans les récits, la sanction judiciaire d’un tel usage répandu apparaît anachronique. Dans « Le journalisme sans peine », Patrick Rambaud et Michel-Antoine Brunier22 brocardaient non sans humour les poncifs, truismes et autres lieux communs de la presse écrite, dont d’ailleurs firent preuve les journalistes du magazine reprenant à satiété la même métaphore. Il n’appartient qu’au lecteur d’apprécier le style d’un titre de presse, en décider autrement revient à instaurer une forme de milice privée du langage contraire à la liberté d’écriture. Le dictionnaire n’a pas vocation à remplacer le code civil, pas plus que la cour n’a vocation à se substituer à l’Académie.
1 Pôle 5 Chambre 2 de la Cour d’Appel de Paris 21 octobre 2012 n°14/199, commentaire annoncé dans Légipresse février 2014.
2 Sur la dégénérescence de la marque : Jérôme Passa, Tome 1 du Traité de la propriété industrielle, LGDJ 2009 p.260 et suivantes, JCL Commercial : Perte du droit sur la marque : transformation en « res communes », dégénérescence de marque, Eric Le Bihan, Fasc 7405-1 ; Les marques mortes d’avoir trop plu, Thibault Lancrenon Propriété Industrielle juin 2008 n°13, Sylviane Durande, Du bâtonnet glacé à « l’esquimau » ou les avatars des marques devenues la désignation usuelle d’un produit, D. 1991 Chron. p.234.
3 Le demandeur souhaitait éviter la mésaventure des titulaires des marques déclarées déchues pour dégénérescence, comme par exemple : la marque « fax 2 mail » pour désigner des services de réception de télécopie par messagerie électronique, Pôle 5 chambre 2 de la cour d’appel de Paris, PIBD n°996, III 1634, la marque « Coussin d’air » pour désigner des chaussures de sport, 2e Chambre 1ère Section de la Cour d’Appel de Pau, PIBD n°987 III1297, la marque « Vintage » pour désigner des vêtements, 4e chambre Section A, cour d’appel de Paris 20 avril 2005, Propriété industrielle 2005 Comm. 73 Pascale Tréfigny, la marque « Fooding » pour un guide de restaurants, cour d’appel de Paris 4e Chambre A 31 octobre 2007, PIBD 2008 n°865 III p.8, La rançon du succès ou la surprenante dégénérescence de la marque « Fooding », Maxime Vigneaud D. 2008 p.898 arrêt cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2009 n°08-10668 au motif que la cour d’appel n’avait pas détaillé « les produits ou services enregistrés pour lesquels l’usage de cette dénomination était devenu courant » ; la marque « Pina Colada » pour désigner un cocktail : Cass. Com. 28 avril 2004 PIBD 2004, 792 III 481, D. 2005 Sylviane Durande, la marque figurative portant sur la couleur rose pour désigner des laits infantiles : Cass.Com 10 juillet 2007 PIBD 2007 n°711 III-14, Dégénérescence d’une marque utilisée dans le langage courant, D. Obs. Jeanne Daleau, 3 mars 2009.
4 José Monteiro et Vincent Ruzek, L’usage du signe à des fins autres que celle de distinguer les produits et services d’un opérateur économique, Propriété Industrielle Avril 2007 Chron n°7 p.10.
5 Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ?, Jérôme Passa, Propriété Industrielle juin 2012, p.7. L’usage d’une marque comme intitulé d’un article de presse n’est pas une contrefaçon : JCL. Commercial Fasc. 7513 Contrefaçon de Marques, Julien Canlorbe Cass.Com. 5 novembre 2002, PIBD 2003, III, p.44, D. 2003, p.2686 Sylviane Durande.
6 Jugement du 25 janvier 2013 rendu par la 3e chambre 3e section du tribunal de grande instance de Paris n°R.G : 11/13338.
7 Les marques « Meccano » ® n’étaient pas spécialement déposées ni utilisées pour désigner des magazines, et le titre de presse ne commercialisait pas davantage des jeux pour enfants sous la dénomination « Meccano ».
8 La propriété Industrielle, Frédéric Pollaud-Dulian, Economica 2010 p.884 n°1527 : « Lorsqu’il s’agit d’un usage non commercial, opéré dans le langage courant par un journal par exemple, seule une action en responsabilité civile nous paraît légitimement envisageable » Jérôme Passa opcit p.268 n°226: « (…) cet emploi peut constituer une faute de responsabilité civile justifiant à tout le moins une injonction de cessation, voir un rectificatif.
9 L’application de l’article 1382 du code civil dans le champ de la liberté d’expression, Christophe Bigot, D. 2014 n°131.
10 Pour la citation dénigrante d’une marque dans une fiction : TGI Paris 3ème Chambre, 6 juillet 1995, PIBD n°596 III470 : imitation de la marque « Securitas » dans une fiction désignant une entreprise mafieuse.
11 Fabrice Humblot, Dégénérescence des marques, propriété et liberté d’expression, Legipresse n°224 sept. 2005 Chron p.12.
12 Cass.com 18 mai 2010, Legifrance n°09-14-615.
13 La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 février 1994 impose « l’obligation de s’opposer à l’emploi de sa marque notoire (Caddie) comme synonyme de chariot pour éviter la perte de ses droits », plus généralement à propos de la marque « Caddie » : TGI Paris, 29 octobre 1997 PIBD 1998, 648, III, 119, et Cour d’appel de Paris 4e chambre 7 février 1994 PIBD 1994, 565 III, 238, Cass.com. 3 janvier 1996, PIBD 1996, 655, III, 99.
14 À propos de la marque Caddie : TGI Paris, 29 octobre 1997 PIBD 1998, 648, III, 119, et cour d’appel de Paris 4e chambre 7 février 1994 PIBD 1994, 565 III, 238 Cass.com. 3 janvier 1996, PIBD 1996, 655, III, 99. Une plus grande reconnaissance des initiatives non judiciaires du titulaire de la marque permettrait d’éviter l’obligation de faire un procès qui pèse sur le titulaire d’une marque en phase de devenir la désignation usuelle d’un produit.
15 Cour d’appel de Paris, 13 mars 1989, PIBD 1989 n°462 III 474.
16 Tribunal de grande instance de Paris 17 septembre 1980, Gaz. Pal. 1981 I. 133 et les observations critiques de Philippe Le Tourneau.
17 Cass.com 10 juillet 2007, Legifrance n°06-15993.
18 Dictionnaire historique de la langue française Le Robert.
19 Marc Fumaroli, Le livre des métaphores, éd. Robert Laffont, 2012, coll. Bouquins.
20 Jean-Pierre Clavier, Marques et droit des tiers, vers un droit des marques-médias, revue Propriété Industrielle, juillet août 2004, page 14.
21 En ce sens, Jérôme Passa opcit note 8.
22 Patrick Rambaud et Michel-Antoine Brunier « Le journalisme sans peine », éd. Plon, 1999.
