Cession de marque : portée de l’absence d’inscription au registre des marques

L’arrêt rendu le 26 juin 2024 dispose de toutes les qualités pour intéresser les praticiens du droit civil et du droit des affaires. Situé au carrefour du droit des sûretés, du droit commercial et de celui de la propriété intellectuelle, il vient régler une question nécessitant de s’éloigner de la lettre d’un texte pour en revenir à son esprit. À la fois destiné aux sélectives Lettres de chambre et au Bulletin, cet arrêt met fin à un débat complexe d’interprétation de l’article L. 143-17 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés.

Avant le 1^er janvier 2023, on pouvait en effet se questionner sur la nature de la sanction applicable à un défaut d’inscription au registre des marques de l’INPI dans les délais requis lors d’une cession de fonds de commerce qui comportait une cession de marque. L’article L. 143-17 du code de commerce évoquait explicitement un cas de nullité de la cession mais une partie de la doctrine avait milité pour y voir une simple inopposabilité de la sûreté accompagnant l’opération. L’ordonnance de 2021 a, heureusement, gommé la sémantique posant difficulté pour prévoir une simple inopposabilité dans cette perspective. Mais la clarification concernant le droit ancien reste assurément heureuse eu égard aux stocks de dossiers concernés.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi puisent leur source dans un maillage historique qui remonte au XX^e siècle. Une personne physique fonde en 1957 une société que nous appellerons « U. E. » spécialisée dans la conception et la fabrication ainsi que la vente de boîtes de vitesse entre autres organes de transmission. Le 28 mars 1988, plusieurs marques verbale et semi-figurative sont enregistrées pour désigner différents produits (sous les n^os 1458311 et 1458312, pt n° 1 de l’arrêt). Voici que le 12 mai 2014, la société se retrouve en liquidation judiciaire. Les actifs sont cédés quelques semaines plus tard à une société « I » durant le plan de cession.

En janvier 2015, une société « E » décide d’acquérir les actifs déjà cédés une première fois. Les différentes cessions sont inscrites au registre des marques le 17 décembre 2015 et le 14 janvier 2016. Remarquons ces dates car elles seront importantes pour la suite.

Le 20 janvier 2016, une société « M. » laquelle est la création du fils du fondateur de la société initiale « U. E. », dépose une marque verbale n° 4242041 concernant la classe 7 de la classification internationale (machine-outils, moteurs not.), même classification que celle des marques enregistrées par son père en 1988.

Le 8 septembre 2016, la société « E » – qui avait donc acquis les actifs en 2015 – a assigné le fils du fondateur de la société « U. E. » ainsi que la société fondée par ce dernier (la société « M. ») afin d’obtenir l’annulation de la marque déposée sous le n° 4242041. Quant au fils du fondateur et à la société « M. », ils sollicitent l’annulation de la cession des marques n^os 1458311 et 1458312. Ces derniers estimaient que la cession aurait dû être enregistrée à l’INPI dans les délais de l’article L. 143-17 du code de commerce, ce qui n’avait pas été fait. Une seconde difficulté reposait également sur un élément difficilement décelable dans les faits narrés par la chambre commerciale. La société « E » utilisait comme...