Le dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon

Le premier arrêt concerne la société Malongo qui est titulaire depuis 2005 de la marque verbale XPOD pour des classes de produits relevant des machines à café. En 2014, la société Interpool a déposé la marque ZPOD pour désigner des produits similaires. La société Malongo a alors assigné sa concurrente en annulation de la marque ZPOD en formulant également une demande en contrefaçon de sa propre marque XPOD.

Par une décision du 17 mai 2019, la cour d’appel de Paris a effectivement annulé la marque ZPOD en constatant qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure XPOD. Cependant, la cour a débouté la société Malongo de sa demande en contrefaçon. En effet, pour la juridiction, il ne pouvait y avoir contrefaçon dans la mesure où la marque ZPOD n’avait pas été utilisée avant d’être annulée. La cour notait ainsi que « le dépôt d’une marque annulée, qui est réputée n’avoir pas existé, ne peut à lui seul constituer un acte de contrefaçon ».

La société Malongo a donc formé un pourvoi en cassation puisqu’elle estimait au contraire que la seule demande d’enregistrement de la marque ZPOD, même sans autre utilisation de cette marque, constituait un acte de contrefaçon.

Le second arrêt porte sur la société Wolfberger qui a acheté, en 2012, le fonds de commerce de la société Domaine Lucien Albrecht. Ce fonds de commerce incluait des marques françaises, communautaires et internationales, notamment les marques « Lucien Albrecht » et « Weid » pour désigner des vins et crémants d’Alsace. La famille Albrecht, qui gérait précédemment la société Domaine Lucien Albrecht, a déposé en 2012 et 2013 plusieurs signes, notamment « Jean Albrecht », « Le Weid de Jean Albrecht » et « Famille Albrecht », pour désigner les mêmes produits. L’Institut national de la propriété industrielle a refusé d’enregistrer ces signes mais la société Wolfberger a tout de même assigné les consorts Albrecht pour contrefaçon de ses marques.

Par un arrêt du 3 juillet 2019, la cour d’appel de Colmar a rejeté les demandes de la société Wolfberger tenant à la contrefaçon. La société a alors formé un pourvoi en cassation en avançant que « le dépôt d’une marque, même non suivi de son enregistrement, est susceptible, en soi, de constituer un acte d’usage non autorisé d’une marque antérieure et, par là même, un acte de contrefaçon ».

Dans ces arrêts du 13 octobre 2021, la Cour de cassation devait donc décider si la demande d’enregistrement d’un signe similaire à une marque antérieure, indépendamment de toute autre utilisation de ce signe, pouvait constituer un acte de contrefaçon.

Une jurisprudence antérieure constante mais contestée

La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation considérait clairement qu’une demande d’enregistrement pouvait constituer un acte de contrefaçon. La Cour estimait en effet que le dépôt d’une marque contrefaisante portait atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque antérieure et, en conséquence, lui causait nécessairement un dommage (Com. 10 juill. 2007, n° 05-18.571, D. 2007. 2112, obs. J. Daleau ; ibid. 2009. 691, obs. S. Durrande ; Rev. crit. DIP 2008. 322, note E. Treppoz ; RTD com. 2007. 712, obs. J. Azéma ; v. égal. Com. 26 nov. 2003, n° 01-11.784 et Com. 24 mai 2016, n° 14-17.533, D. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2016. 556, obs. N. Martial-Braz ; RTD com. 2016. 729, obs. J. Azéma ).

On peut également noter que la Cour de cassation ne considérait aucunement l’usage commercial d’une marque contrefaisante comme nécessaire à établir un acte de contrefaçon. Elle jugeait au contraire que « l’atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d’une marque justifie à elle seule l’allocation de dommages-intérêts, peu important […] l’absence d’usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante » (Com. 21 févr. 2012, n° 11-11.752, PIBD 2012. III. 311).

Toutefois, cette jurisprudence n’était pas toujours suivie par les juridictions du fond. Par exemple, le tribunal de grande instance de Paris affirmait en 2017 que le « simple dépôt d’une marque ne peut être en soi jugé contrefaisant d’une marque antérieure dans la mesure où la contrefaçon nécessite un usage dans la vie des affaires » (TGI Paris, 3^e ch., 21 sept. 2017, n° 16/00723).

Un revirement de jurisprudence net

Dans ses deux arrêts du 13 octobre 2021, qui partagent la même motivation, la Cour de cassation opère explicitement un revirement de jurisprudence. La Cour, citant sa propre jurisprudence, confirme que son interprétation précédente de la loi considérait que le seul dépôt d’une marque pouvait constituer un acte de contrefaçon avant d’affirmer qu’« il y a lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ».

Ainsi, la Cour de cassation cite l’arrêt Daimler de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 3 mars 2016, aff. C‑179/15, D. 2016. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; CCE 2016, n° 32, note C. Caron ; Propr. ind. 2016, n° 26, note A. Folliard-Monguiral ; LEPI 5/2016, p. 1, obs. J.- P. Clavier) et en déduit quatre critères cumulatifs pour définir un acte de contrefaçon :

• le signe contrefaisant doit être utilisé dans la vie des affaires ;
• en l’absence du consentement du titulaire de la marque antérieure ;
• pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure ;
• et l’utilisation doit provoquer un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, sa fonction de garantie de provenance.

En l’occurrence, dans le cas de la marque ZPOD, la marque a été enregistrée puis annulée avant d’avoir été exploitée alors que dans le cas des marques déposées par les consorts Albrecht, les marques n’avaient pas même été enregistrées. Ainsi, les marques potentiellement contrefaisantes avaient seulement été déposées mais n’avaient ensuite fait l’objet d’aucune exploitation. Deux des critères susmentionnés n’étaient donc pas remplis. Les signes n’ont pas été utilisés dans la vie des affaires. De plus, puisqu’ils n’ont jamais servi à désigner de produit ou service commercialisés, ils n’ont pas pu provoquer de risque de confusion, donc d’atteinte à la fonction essentielle des marques antérieures.

En conséquence, le seul dépôt d’une marque, que ce dépôt soit suivi ou non d’un enregistrement, ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Une motivation curieuse mais une décision souhaitable

Ces décisions sont très clairement motivées par la volonté de la Cour de cassation de se conformer au droit européen. Or, si cette motivation est légitime, le choix de l’arrêt particulier cité pour la sous-tendre peut paraître contestable.

En effet, la définition de la contrefaçon par la CJUE est bien antérieure à l’arrêt Daimler qui est cité par la Cour de cassation. La liste des quatre critères que retient la Cour provient ainsi de l’arrêt de la CJUE du 12 juin 2008 (O2 Holdings et O2, aff. C-533/06, pt 57, D. 2008. 1824, et les obs. ; CCE 2008, n° 132, note C. Caron ; Propr. ind. 2008, n° 61, note A. Folliard-Monguiral).

Certes, l’arrêt Daimler précise la définition d’un acte de contrefaçon, mais ne le fait que de façon marginale. Son principal apport réside dans la distinction entre le cas où les produits et services désignés par le signe contrefaisant sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure et le cas où il existe uniquement une similarité – distinction que la Cour de cassation ne reprend pas à son compte. Le fait, pour la juridiction française, de s’appuyer cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne en particulier semble donc constituer une motivation d’opportunité pour justifier du revirement de jurisprudence et de la mise en conformité tardive avec le droit européen.

Par ailleurs, ce revirement de jurisprudence lui-même est bienvenu. À travers la question, certes mineure, de savoir si le seul dépôt d’une marque pouvait constituer un acte de contrefaçon, c’était finalement deux conceptions du droit des marques qui s’opposaient. Si l’on considère que le dépôt d’un signe peut être contrefaisant même en l’absence d’exploitation commerciale, le droit du titulaire de marque est vu comme un droit de propriété classique. Toute atteinte au droit exclusif est donc prohibée de façon absolue. À l’inverse, le droit européen tend à penser le droit des marques dans une approche fonctionnelle, dans laquelle le droit est assujetti à l’objectif qui lui est attribué. Or, dans cette perspective, il est logique qu’une simple demande d’enregistrement ne puisse pas être sanctionnée puisqu’elle ne dérange pas l’objectif ou la fonction du droit.