Deuxième acte dans l’affaire des NFT « MetaBirkin »

Luxe et NFT

Selon une étude du cabinet d’analyse Bain & Company, 51 % de l’industrie du luxe français travaille actuellement au lancement d’un ou plusieurs projet(s) NFT avant 2025¹. L’engouement du secteur s’explique en partie par la transposition digitale d’une valeur phare du luxe : la rareté. Le recours à la blockchain et aux NFT, uniques et infalsifiables, permet au consommateur de retrouver les sentiments d’exclusivité et d’appartenance ainsi que la promesse d’unicité traditionnellement recherchés dans l’acquisition d’un bien de luxe.

Lancée lors des célébrations du Miami Art Basel 2021, la collection de 100 NFT « MetaBirkin », représentant chacun le modèle de sac à main Hermès « Birkin » intentionnellement fabriqué en fausse fourrure, n’est pourtant pas une initiative de la Maison Hermès mais de l’artiste numérique Mason Rothschild. Le succès de cette ligne digitale (début janvier 2022, la vente de ces NFT représentait déjà 1 million de dollars américains) a naturellement, et rapidement, été teinté par la réactivité de la Maison dans la défense de ses droits exclusifs.

Action en contrefaçon de Hermès

Après que Hermès ait sollicité et obtenu la cessation des ventes dans le metavers² sur la plateforme OpenSea, l’artiste a continué à émettre et vendre les NFT sur la plateforme Rarible, ce qui a directement conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire devant le tribunal fédéral de New York le 14 janvier 2022, sur le fondement de la contrefaçon du modèle Birkin et de la marque correspondante.

La loi fédérale américaine « Lanham Act » confère en effet un monopole d’exploitation sur la marque, c’est-à-dire le droit pour son titulaire d’en interdire toute utilisation identique ou similaire non autorisée dès lors qu’il existe un risque de confusion ou un risque de dilution d’une marque renommée.

En l’espèce, le signe « MetaBirkin » fait directement référence au fameux sac Birkin de Hermès, dont le modèle le plus cher, « Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30 », a été vendu 380 000 dollars aux enchères Christie’s en 2011. Il s’agit, et c’est là le principal argument de Mason Rothschild, d’une œuvre socialement engagée, à l’instar des « Campbell’s Soup Cans » de Andy Warhol en 1962³, visant à dénoncer la maltraitance animale. Aussi, l’artiste s’appuie sur le Premier Amendement de la Constitution américaine, qui consacre la liberté d’expression.

La Maison Hermès relève quant à elle que le nom « Birkin » est utilisé sans aucune autorisation, dans un but commercial et de façon identique à l’usage qui en est fait dans le monde réel, de sorte que le public est porté à croire que Hermès est à l’origine, ou partenaire, de l’opération.

Un tel usage aurait pour finalité de profiter de l’image de marque Hermès tout en ayant pour conséquence directe de lui porter atteinte. Or, en matière de luxe, la marque bénéficie d’une valeur intrinsèque très forte, décorrélée de la valeur du produit qui la revêt et extrêmement précieuse pour les Maisons. En droit français, ces marques bénéficient ainsi de la protection étendue de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle⁴.

Requête préliminaire de Mason Rothschild

En défense, Mason Rothschild a saisi la juridiction d’une requête préliminaire au procès afin que l’action soit déclarée irrecevable⁵, en s’appuyant sur le test Rogers v. Grimaldi⁶.

Selon cette jurisprudence, au nom de la liberté d’expression artistique, chacun est libre d’exploiter une marque protégée dès lors que cette exploitation constitue une expression artistique et n’induit pas explicitement les consommateurs en erreur. L’artiste soutient que son œuvre MetaBirkin atteint le seuil minimal de « pertinence artistique » pour être protégée par cette règle, et estime qu’elle ne comprend « rien d’explicitement trompeur ».

Dans sa décision de rejet de la requête du 18 mai 2022⁷ (faisant suite à la décision sommaire de rejet du 5...