Distinctivité de la marque « vente-privee » : fin de la saga judiciaire ?

D’abord remise en cause par Showroomprive.com pour son caractère usuel et son défaut de distinctivité, la marque semi-figurative française n° 4055655 « vente-privee » associée à un dessin de papillon déposée dans les classes 35, 38 et 41 l’emporte non seulement sur le terrain de la distinctivité mais également sur celui du défaut de caractère frauduleux.

Cette joute judiciaire avait commencé en 2013. Le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3^e ch., 1^re sect., 28 nov. 2013, n° 12/12856, D. 2015. 230, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Légipresse 2014. 12 et les obs. ) avait alors annulé la marque verbale « vente privee.com » n° 3623085 pour défaut de caractère distinctif. En 2015, à la suite de l’appel formé à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Paris (Paris, pôle 5 - 1^re ch., 31 mars 2015, n° 13/23127, D. 2016. 396, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ) avait finalement admis le caractère distinctif de la marque acquis par l’usage. Les juges avaient pris en compte les éléments de preuve démontrant un usage continu et particulièrement intensif de la marque après son enregistrement. Cette décision avait ensuite été réaffirmée par la Cour de cassation en 2016 (Com. 6 déc. 2016, n° 15-19.048, D. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2017. 226, obs. C. Le Goffic ; Légipresse 2017. 13 et les obs. ; ibid. 88, Étude Y. Basire et P. Darnand ; RTD com. 2017. 339, obs. J. Azéma ; RTD eur. 2017. 336-24, obs. A. Quiquerez ).

En 2019, le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3^e ch. - 1^re sect., 3 oct. 2019) confirmait l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque « vente-privee » associée cette fois au papillon rose. Mais c’était sans compter sur le dernier argument de la société Showroomprive.com : le dépôt qualifié de frauduleux. Le tribunal de grande instance prononce en effet la nullité du dépôt de la marque pour dépôt frauduleux, considérant que la société Vente-privee.com était consciente du fait qu’en procédant à ce dépôt, elle privait ses concurrents de la possibilité d’utiliser les termes « vente privée » pourtant nécessaires à leur activité. En ce sens, le tribunal avait souligné que « la connaissance du caractère générique du terme et les intentions d’appropriation de ce terme par la société Vente-privee.com sont établies et même assumées par le dirigeant de cette société », lequel avait effectivement maladroitement affirmé que « si j’arrive à faire en sorte que le terme “vente privée” nous appartienne un jour, tant mieux. Je comprends qu’on puisse me le reprocher, mais c’est le jeu, chacun défend son territoire ».

Cette solution était critiquable car si un signe, certes utile à tous, est reconnu comme ayant acquis un caractère distinctif par l’usage et est ensuite taxé de « dépôt de mauvaise foi », il risque d’être difficile de bénéficier de la protection pourtant offerte par le code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel de Paris infirme le jugement du tribunal de grande instance et considère que la marque est distinctive et que le dépôt n’était pas frauduleux.

Sur le défaut de caractère distinctif

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (dans sa version applicable au présent litige) prévoit que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou des services visés. Toutefois, le dernier alinéa de cet article prévoit que le caractère distinctif d’une marque peut être établi par l’usage.

Sur ce point, la cour d’appel relève d’abord que le papillon rose ne peut être réduit, comme l’avait fait le tribunal de grande instance à un élément « purement accessoire et décoratif », et qu’il est au contraire « parfaitement arbitraire ». En l’état, « l’association de l’expression “vente-privee” et de la représentation d’un papillon de couleur rose sera perçue par le public comme apte à identifier les services précités comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux des autres entreprises ».

Le signe présentant un caractère distinctif à l’égard des produits et services de la classe 35, la cour d’appel rejette la demande de nullité de la marque sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’acquisition de son caractère distinctif par l’usage.

Sur le dépôt frauduleux

Si la fraude n’est envisagée par le code de la propriété intellectuelle que dans le cadre de l’action en revendication, la jurisprudence a toutefois recours à l’adage « la fraude corrompt tout » afin de prononcer l’annulation d’une marque déposée de façon frauduleuse. La Cour de cassation juge d’ailleurs de manière constante « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Com. 25 avr. 2006, n° 04-15.641, D. 2006. 1371, obs. J. Daleau ; RTD com. 2006. 599, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2007. 342, obs. J. Azéma ).

La cour d’appel considère sur ce point que la société Vente-privee.com avait un intérêt légitime à déposer la marque afin de préserver ses droits en raison de l’usage continu qu’elle faisait du signe. Elle relève que le changement de nom de l’appelante en 2019 pour devenir « Veepee » n’était pas plus pertinent à démontrer le caractère frauduleux du dépôt de la marque. Enfin, elle revient sur les preuves apportées par la société Showroomprive.com, à savoir des lettres de mise en demeure de son concurrent sur l’usage de l’expression « vente-privee.com » mais à titre d’AdWords. Selon la cour d’appel, ces lettres n’avaient pas pour intention de priver Showroomprive.com de l’usage des termes du langage courant « vente » et « privée ». En effet, le signe figuratif est protégé dans son ensemble : la protection du signe complexe n’emporte pas la protection de l’expression usuelle et descriptive qui demeure utilisable pour les concurrents du leader des ventes éphémères.

La Cour a donc jugé que la mauvaise foi de la déposante n’était pas démontrée et condamne la société Showroomprive.com à verser à la société Vente-privee.com 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’apport essentiel de cette décision est que la cour d’appel fait fi de l’argument du caractère frauduleux de la marque au profit de son usage continu. La cour d’appel insiste également sur le fait que ce soit bien la marque figurative prise dans son ensemble qui est protégée. Les titulaires de marques ont donc tout intérêt à associer un élément figuratif à leurs marques lorsque celles-ci sont constituées de termes génériques. Toutefois, encore faut-il s’assurer que l’élément figuratif est suffisamment distinctif en lui-même. Enfin, cette décision encourage les titulaires de marques à collecter et à conserver précieusement toutes les preuves permettant d’attester d’un usage intense et continu de la marque.

En tout état de cause, la société Vente-privee.com a vraisemblablement décidé d’adopter une nouvelle stratégie. Souhaitant par ailleurs uniformiser le nom de ses marques, connues sous différents noms dans le monde, elle utilise aujourd’hui sa nouvelle marque « Veepee » – mais toujours avec le papillon rose – pour toutes les entités du groupe.