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El Clasico : des termes classiques et descriptifs de rencontres sportives

Dans un arrêt du 24 février 2021, le Tribunal de l’Union européenne rappelle les conditions pour qu’un signe soit qualifié de descriptif et dénué de caractère distinctif acquis par l’usage.

par Alice Beyensle 25 mars 2021

Le 17 février 2017, la marque figurative internationale désignant l’Union européenne El Clasico, n° 1379292, et appartenant à la Liga nacional de fútbol profesional, est enregistrée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’enregistrement est notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui, après examen, rejette totalement la demande de marque, au motif que cette dernière est descriptive et est dépourvue de caractère distinctif. Le 8 octobre 2018, la déposante forme un recours auprès de l’EUIPO mais celui-ci est rejeté par une décision du 1er octobre 2019. La déposante saisit donc le Tribunal de l’Union européenne afin que sa marque El Clasico puisse être enregistrée.

Dans sa décision du 24 février 2021, le Tribunal de l’Union européenne analyse le caractère descriptif de la demande d’enregistrement El Clasico et constate son absence de caractère distinctif.

Le caractère descriptif des termes « el clasico »

Le Tribunal rappelle qu’une marque ne peut pas être enregistrée si elle n’exerce pas sa fonction essentielle qui est d’identifier l’origine commerciale de ses produits et services (CJCE 18 juin 2002, Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd, aff. C-299/99, pt 30, RTD com. 2002. 769, obs. M. Luby ; ibid. 2003. 500, obs. J. Azéma ; Propr. ind. 2012, n° 2, p. 38-39, note A. Folliard Monguiral ; RTD com. 2002. 769, obs. M. Luby ; ibid. 2003. 500, obs. J. Azéma). En effet, une telle marque, qui sera qualifiée de descriptive, ne doit pas pouvoir faire l’objet d’un monopole mais doit rester libre d’accès (CJCE 23 oct. 2003, OHMI c. Wrigley, aff. C-191/01, pt 31, D. 2003. 3053, et les obs. ). Pour que le caractère descriptif soit retenu, il faut qu’un lien direct et concret soit établi entre les produits et services et le signe (Trib. UE, 7 juin 2001, DKV c. OHMI (EuroHealth), aff. T-359/99, pt 36). Pour cela, le public pertinent doit voir immédiatement, et sans autre réflexion, que le signe est la description des produits et services ou d’une de leurs caractéristiques. Concernant le public pertinent, le juge confirme la décision de recours de l’EUIPO qui a considéré que le public pertinent, qui est composé du grand public mais aussi de professionnels, n’a aucun impact sur la lecture du caractère descriptif de la marque El Clasico (pt 35). En effet, la demande d’enregistrement n’étant pas composée de termes techniques, il importe peu que le public pertinent soit professionnel ou profane. Concernant la description des services ou une de leurs caractéristiques, le Tribunal de l’Union européenne analyse si les termes « el clasico » peuvent être perçus comme une caractéristique des services en cause, étant donné qu’ils ne désignent pas directement des services. Dans un premier temps, les termes sont analysés séparément : le terme « clasico » signifie « classique » en espagnol alors que le terme « el » est un article défini qui signifie « le » en espagnol (pt 45). Puis, dans un second temps, les termes sont appréciés dans leur globalité (pt 39). Le juge confirme que le terme « el » ne modifie pas, à lui seul, le sens du terme « clasico », dès lors qu’il s’agit d’un article défini se rapportant directement au terme « clasico » (pt 46). Par ailleurs, ce dernier soutient la position de l’EUIPO sur le fait que la présentation du terme dans un encadré noir n’a aucun impact sur la perception des termes « el clasico », étant donné qu’elle est dépourvue de caractère fantaisiste (pt 43). Ainsi, dans son ensemble ou séparément, les termes « el Clasico » sont perçus par le consommateur visé par les services comme signifiant « quelque chose d’habituel, de typique ou de classique ». En plus de cette signification, cette combinaison de termes sera également perçue par le public pertinent comme faisant référence à « une rencontre sportive entre deux équipes de forte rivalité » (pt 48). Ainsi, et contrairement à ce qu’indique la déposante, les termes « el Clasico » ne renvoient pas uniquement aux rencontres sportives organisées par cette dernière, mais à des rencontres sportives diverses et variées (football, basket-ball, pts 49 et 58).

Pour que la marque soit qualifiée de descriptive, il suffit qu’au moins une des significations potentielles du signe soit perçue comme une caractéristique des produits et services (Trib. UE, 17 janv. 2017, Netguru c. EUIPO, aff. T-54/16, pt 59). Cette caractéristique doit respecter quelques règles, telles qu’être objective, inhérente à la nature du produit ou du service, ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (Trib. UE, 7 mai 2019, Vita, aff. T-423/18, pt 44). Pour autant, il importe peu que cette caractéristique soit essentielle ou accessoire des produits et services. En l’espèce, les deux significations possibles des termes « el clasico » peuvent être perçues comme des caractéristiques intrinsèques des services visés. Pour les services liés au sport, ces termes peuvent s’entendre soit comme des services qui sont traditionnels, typiques ou classiques « d’une rencontre sportive dans le sens d’habituelle dans la mesure où elle se répète périodiquement », soit comme « décrivant une caractéristique intrinsèque […] à savoir leur lien avec une rivalité sportive » (pts 59 à 61). En effet, soit la répétition de rencontres sportives entre deux équipes précises de manière habituelle et traditionnelle est perçue à travers des termes « el clasico », soit c’est la rivalité sportive, au cœur de ces rencontres, qui est retenue. Pour les autres services mentionnés à la classe 41, qui désignent des services « issus de secteurs ou d’activités modernes ou récemment développés », les termes « el clasico » sont interprétés comme signifiant classique dans le sens de « conventionnel ou habituel, indépendamment du contenu des services eux-mêmes ». « Par exemple, [pour] les services de publication électronique ou la fourniture de musique numérique non téléchargeable, […] il ne saurait être exclu qu’ils présentent un contenu traditionnel ou classique (par exemple une version numérique de musique classique ou la publication électronique d’une revue sportive traditionnelle) » (pt 62). En conclusion, les termes « el clasico » sont perçus comme une caractéristique intrinsèque des services en cause et sont par conséquent descriptifs.

L’absence de caractère distinctif des termes « el clasico »

Une fois que le signe a été considéré comme descriptif, seul un caractère distinctif acquis par l’usage peut lui permettre d’être enregistré. En effet, seule l’exception aux motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque peut permettre à une marque d’être enregistrée. Pour cela, il faut remplir plusieurs conditions : la marque doit être connue d’« au moins une fraction significative du public pertinent » et l’usage de cette marque doit être fait en tant que marque (Trib. UE, 15 déc. 2005, BIC c. OHMI, aff. T-262/04, pt 61 ; 29 sept. 2010, CNH Global c. OHMI, aff. T-378/07, pt 29). Afin d’estimer la part des consommateurs visés par les produits et services qui a connaissance de la marque, le juge redonne un faisceau d’indices composé « de facteurs tels que la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles » (CJCE 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, aff. C-108/97 et C-109/97, pts 49 à 51, D. 1999. 168 ; RTD com. 1999. 1021, obs. M. Luby ; ibid. 2000. 89, obs. J.-C. Galloux ; RTD eur. 2000. 127, obs. G. Bonet ). En l’espèce, la déposante n’a pas fourni assez de preuve pour démontrer que le public visé connaissait le signe. En effet, les éléments donnés par cette dernière mettent plutôt en exergue le caractère descriptif du signe pour parler d’une « rencontre sportive entre les équipes de football Real Madrid CF et FC Barcelona » (pts 91 et 97). Ainsi, les conditions liées à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ne sont pas remplies et la demande d’enregistrement descriptive ne peut pas être enregistrée.

Si le caractère descriptif du signe déposé est analysé par le juge, il n’en est pas de même de son caractère distinctif lors du dépôt de la demande d’enregistrement (pt 79). En effet, le Tribunal de l’Union européenne se concentre uniquement sur le caractère descriptif du signe étant donné qu’il suffit qu’un seul motif absolu de refus soit rempli pour que la demande d’enregistrement ne puisse être enregistrée en tant que marque (pt 78). Le caractère descriptif de la demande d’enregistrement El Clasico ayant été démontré, il n’est pas nécessaire pour ce dernier d’apprécier son caractère distinctif. Par ailleurs, le juge rappelle que l’EUIPO n’est pas lié par les décisions d’autorités nationales concernant les questions d’appréciation du caractère descriptif et/ou distinctif d’une demande d’enregistrement (CJCE 17 juill. 2008, L & D c. OHMI, aff. C-488/06 P, pt 58). En effet, ce n’est pas parce qu’un pays membre de l’Union européenne a considéré que la marque El Clasico était distinctive, et a autorisé son enregistrement, que l’EUIPO est tenu de suivre ce raisonnement (Trib. UE, 27 févr. 2002, Streamserve c. OHMI, aff. T-106/00, pt 47). Ainsi, même si la marque El Clasico a fait l’objet d’enregistrements nationaux, l’EUIPO a refusé son enregistrement pour l’Union européenne pour les services en cause.

 

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