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Marque : l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments composant les signes

Le Tribunal de l’Union européenne analyse les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure pour démontrer que l’usage de la marque antérieure modifiée permet de prouver l’usage sérieux de cette dernière telle que déposée, et ceux de la demande d’enregistrement pour constater le risque de confusion.

par Alice Beyensle 30 novembre 2021

Le 2 février 2017, l’Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) dépose la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1329545 portant sur le signe complexe ACM 1899 AC MILAN pour des produits de papeterie et de bureau.

La société InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG forme opposition en invoquant la marque allemande verbale antérieure MILAN, également enregistrée pour des produits de papeterie. La déposante demande à la société opposante de fournir des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée, ce que cette dernière fait. Par décision du 30 novembre 2018, l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) reconnaît l’opposition comme justifiée dans son intégralité. Le 22 janvier 2019, la déposante forme un recours contre cette décision de l’EUIPO, mais ce dernier est rejeté par une décision du 14 février 2020. La déposante saisit donc le Tribunal de l’Union européenne afin que sa marque ACM 1899 AC MILAN soit enregistrée.

Dans l’arrêt du 10 novembre 2021, le Tribunal rejette la demande de la déposante au motif que l’usage sérieux de la marque antérieure et le risque de confusion entre les marques en présence ont été démontrés.

L’usage sérieux de la marque antérieure démontré

La déposante fait grief à la chambre des recours de l’EUIPO d’avoir considéré que les pièces fournies par la société opposante pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure constituaient un faisceau d’indices suffisamment concrets et précis. En effet, selon elle, certains documents étaient en dehors de la période pertinente, d’autres n’indiquaient pas les prix ou les quantités vendues, et d’autres encore ne mentionnaient pas la nature des produits commercialisés (pt 20).

Dans un premier temps, le tribunal rappelle que « la preuve de l’usage d’une marque antérieure doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui en a été fait » (pt 22), puis dans un second temps, que l’usage sérieux n’a pas pour vocation à mesurer la réussite commerciale (v. Trib. UE, 8 juill. 2004, aff. T-203/02, pt 38). En effet, pour apprécier l’usage sérieux qui est fait d’une marque, il n’est pas nécessaire que les quantités de produits commercialisés sur lesquels la marque est apposée soient très importantes (v. CJUE 11 mars 2003, aff. C-40/01, pt 39, D. 2003. 2691, et les obs. , obs. S. Durrande ; RTD com. 2003. 602, obs. M. Luby ). Ainsi, l’usage sérieux d’une marque...

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