Marque : la notoriété du footballeur déposant Messi suffit à écarter le risque de confusion

Le 8 août 2011, le célèbre footballeur Lionel Messi dépose la marque complexe de l’Union européenne MESSIE n° 010181154 pour des appareils et instruments de secours (sauvetage), des vêtements et des articles de sport. Deux marques antérieures de l’Union européenne MASSI sont invoquées pour s’opposer à cet enregistrement, l’une étant déposée pour des vêtements, et l’autre pour des dispositifs de protection personnelle contre les accidents. Le 12 juin 2013, l’EUIPO reconnaît l’opposition justifiée. Le déposant introduit un recours devant l’EUIPO mais celui-ci est rejeté le 23 avril 2014. Le déposant introduit à nouveau un recours mais, cette fois-ci, devant le Tribunal de l’Union européenne. Le 26 avril 2018, le Tribunal de l’Union européenne donne droit au déposant et annule la décision de l’EUIPO (Trib. UE 26 avr. 2018, aff. T-554/14, D. 2019. 453, obs. J.-P. Clavier et N. Martial-Braz ; Dalloz IP/IT 2018. 557, obs. S. Chatry ). L’EUIPO et l’opposant J.M.-E.V. e hijos SRL saisissent donc la Cour de Justice de l’Union européenne.

Dans cet arrêt, la CJUE confirme l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne qui a utilisé un raisonnement peu commun en se fondant, non pas sur la notoriété de la marque antérieure, mais sur celle du titulaire de la marque contestée, afin de mettre en lumière les différences conceptuelles entre les marques, s’en servir pour écarter les similitudes visuelles et phonétiques, et statuer sur l’absence de risque de confusion.

La prise en considération de la notoriété du titulaire de la demande d’enregistrement contestée

Dans ce litige, l’opposant à l’enregistrement de la marque contestée s’interroge sur la pertinence de l’appréciation de la notoriété du titulaire de cette dernière (pt 39). En effet, alors qu’usuellement la notoriété de la marque antérieure peut être prise en considération pour renforcer l’appréciation d’un risque de confusion entre les marques, en l’espèce, la notoriété va être examinée du côté du déposant. La CJUE justifie cette approche en rappelant que tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (CJUE 4 mars 2020, EUIPO c/ Equivalenza Manufactoring, aff. C-328/12 P, pt 57). En effet, la notoriété du déposant est primordiale dans ce litige puisqu’il en découle une différence conceptuelle, qui aura conduit à l’annulation de la décision de l’EUIPO, comme cela avait déjà été retenu dans l’affaire Barbara Becker (CJUE 24 juin 2010, aff. C-51/09 P, pt 37).

L’opposant, qui a identifié que le cœur du débat résidait dans la prise en compte et l’appréciation de la notoriété du déposant, conteste l’appréciation qui en a été faite par le Tribunal de l’Union européenne. Il remet en cause la date où la notoriété aurait dû être examinée, c’est-à-dire en 2013, date où l’opposition a été formée, et le critère géographique, c’est-à-dire l’ensemble des pays de l’Union européenne (pt 51). La CJUE ne va pas répondre à ces deux arguments mais rappelle simplement qu’elle n’est pas compétente pour apprécier la pertinence des pièces de notoriété, sauf en cas de dénaturation (CJUE 4 mars 2020, Tulliallan Burlington c/ EUIPO, aff. C-155/18 P à C-158/18 P). Aucune dénaturation ne sera retenue étant donné que l’opposant n’a pas expliqué en quoi les pièces avaient été dénaturées en les analysant une par une. En outre, l’opposant invoque une erreur de droit commise par le Tribunal de l’Union européenne en ce qu’il aurait considéré de nouveaux arguments, à savoir que les marques se distinguaient intellectuellement et que la marque contestée faisait référence à un célèbre joueur de football (pt 64). La CJUE rejette le caractère nouveau des arguments invoqués, en ce qu’ils avaient été évoqués par la chambre des recours de l’EUIPO, et insiste sur le fait que l’importance de l’étendue de la notoriété a, de bon droit, été analysée devant le Tribunal, puisqu’elle s’apprécie au regard de faits notoires, qui s’entendent de faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (pts 70 et 74). Ainsi, ces faits étant notoires, ils ne peuvent être considérés comme nouveaux, en ce qu’ils étaient disponibles en 2014 pour la Chambre des recours, et par conséquent, ne peuvent être qualifiés de nouvellement introduits (CJUE 10 nov. 2011, LG Electronics/OHMI, aff. C-88/11 P, pt 30). A contrario, la CJUE déclare l’argument de l’opposant selon lequel « l’assimilation par le consommateur moyen d’un patronyme à une personne donnée ne signifie pas que ce consommateur assimile un nom de personne à une marque déterminée » irrecevable, car nouvellement introduit (pt 59).

Les similitudes visuelles et phonétiques effacées par les différences conceptuelles

Afin d’apprécier la notoriété, la CJUE rappelle qu’il est nécessaire de déterminer le public pertinent, qui s’entend du « consommateur moyen normalement attentif, informé et avisé qui achète des articles ou des vêtements de sport » (pt 35). L’EUIPO soutient que ce public pertinent peut être composé de plusieurs parties significatives. En effet, l’Office considère qu’une partie significative du public pertinent va rattacher l’élément verbal MESSIE de la marque contestée au footballeur, mais qu’une autre partie significative du public ne le fera pas (pt 27). Ainsi, pour cette seconde partie, il n’existerait pas de différences intellectuelles mais uniquement des similitudes visuelles et phonétiques. En l’absence de différence, et avec de fortes similitudes entre les signes, résidant dans la seule substitution de la lettre A par la lettre E au sein du signe contesté, le risque de confusion serait établi. La CJUE ne retient pas cette argumentation et, en se fondant sur la définition du public pertinent, détermine qu’il existe une partie significative du public pertinent, et que celle-ci connaît le célèbre footballeur Lionel Messi. Par conséquent, pour la CJUE, la seconde partie identifiée par l’EUIPO serait négligeable et ne devrait pas être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion (pt 36).

En outre, la CJUE refuse d’écarter la jurisprudence appliquée par le Tribunal comme le soutient l’opposant. En effet, cet arrêt illustre un litige de marques dans lequel des différences conceptuelles ont supplanté des similitudes visuelles et phonétiques. Une telle solution n’étant pas souvent retenue, le Tribunal a jugé bon d’illustrer sa décision par une affaire similaire (CJUE 12 janv. 2006, Ruiz-Picasso e.a. c/ OHMI, aff. C-361/04 P). À cet égard, selon la CJUE, l’intérêt de cette jurisprudence ne réside pas dans la reconnaissance de la notoriété de la marque antérieure, mais dans l’appréciation de la notoriété d’un élément du litige, en l’espèce, de l’identité du titulaire de la marque contestée (pts 85 et 86). Ainsi, la CJUE confirme l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne en ce qu’il retient que la présence d’un seul élément notoire permet de faire émerger des différences conceptuelles, qui suffisent, à elles seules, à faire disparaître des similitudes visuelles et phonétiques pourtant évidentes.