Marques en Bretagne : forclusion par tolérance et déchéance pour tromperie du fait du titulaire

Après que le titulaire de la marque Les Galettes de Belle Isle a assigné en contrefaçon le titulaire des marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois, il est reconnu forclos en ce que la relation concurrentielle entre les parties laisse présupposer de sa connaissance des marques postérieures. Les conditions d’exploitation de la marque Les Galettes de Belle Isle, laissant croire aux consommateurs que les produits proviennent de Belle-Île-en-Mer, alors qu’ils sont fabriqués à Belle-Isle-en-Terre, permettent d’établir que la marque est devenue trompeuse, justifiant sa déchéance et une condamnation en concurrence déloyale.

par Pierre Favilli, Juriste Marques – Inscrit sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, Enseignant du Master 2 Propriété Intellectuelle, Université Toulouse I Capitolele 21 octobre 2022

La société Biscuiterie du Guer, devenue Les Galettes de Belle Isle, est spécialisée dans la biscuiterie bretonne. Depuis 1995, elle exploite le nom commercial Biscuiterie des Îles et est également titulaire de la marque française Les Galettes de Belle Isle, déposée le 18 mai 1995 et enregistrée sous le n° 95572564 pour désigner des « Galettes bretonnes pur beurre (gâteau artisanal) ».

La société Kerfood, anciennement La Bien Nommée, est titulaire de la marque complexe Les Biscuits Bellilois, déposée le 7 janvier 1998, enregistrée sous le n° 98712238 et régulièrement renouvelée, laquelle désigne des « Far Breton nature ; far breton aux pruneaux ; gâteau breton nature ; gâteau breton fourré ; kouign Amann ; galettes bretonnes ; Palets bretons ; brioches ; Moelleux au chocolat ; viennoiserie ; pâtisserie ; confiserie, pain ». Entre les années 2000 et 2004, elle a déposé la marque verbale La Bien Nommée et les marques complexes Biscuiterie Artisanale, Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois.

Le 21 janvier 2011, la société Biscuiterie du Guer assigne la société Kerfood, aux motifs que les marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois constituent une contrefaçon de la marque Les Galettes de Belle Isle. Saisie du litige, la cour d’appel de Rennes se prononce dans un arrêt en date du 13 octobre 2015 (Rennes, 3^e ch. com., 13 oct. 2015, n° 13/03463). Elle déclare irrecevable l’action en contrefaçon et prononce la déchéance de la marque Les Galettes de Belle Isle. Une décision bien surprenante pour cette dernière à l’initiative du litige, récemment confirmée par la Cour de cassation par l’arrêt ici commenté.

Appréciation de la connaissance des faits ouvrant le délai de forclusion par tolérance

L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose en son quatrième alinéa qu’« est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son...

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