Nullité d’une marque qui évoque la Mafia

L’affaire qui trouve son dénouement avec cette décision du 15 mars 2018 est ancienne. Le 30 novembre 2006, une société a demandé à l’Office européen de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne d’un signe représentant sur une rose sur un fond noir sur le texte suivant : « La Mafia se sienta a la mesa » (en français : la Mafia s’assoit à table). Les classes visées étaient les classes 25 (chaussures), 35 (services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires) et 43 (services de restauration). La marque a été enregistrée le 20 décembre 2007. Le 23 juillet 2015, la République italienne a déposé une demande de nullité de cette marque invoquant une violation de l’article 7 du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (devenu Règl. UE 2017/1001, 14 juin 2017).

L’article 7 permet de refuser à l’enregistrement les marques qui sont, notamment, contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ce qui correspond aux termes de l’article L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle. À ce titre, autant la jurisprudence nationale permet d’illustrer cette interdiction, autant la jurisprudence européenne est peu fournie (v. not. Trib. UE, 20 sept. 2011, aff. T-232/10 pour une marque représentant le blason soviétique), ce qui rend cette décision du Tribunal de l’Union européenne particulièrement intéressante. D’ailleurs, la notion d’ordre public et de bonnes mœurs n’est-elle pas intimement attachée à l’État dans laquelle la marque est enregistrée et il peut sembler difficile de trouver un dénominateur commun européen. Par exemple, quid de l’interdiction au-delà de nos frontières des marques françaises qui évoquent le cannabis (v. Paris, 18 oct. 2000, D. 2002. Somm. 1131, obs. S. Durrande ; Rennes, 12 mars 2002, PIBD 2002. III. 247) ? Ainsi, la validité de la partie française d’une marque enregistrée internationalement doit être appréciée au regard de l’ordre public français et non de l’ordre public du pays d’origine (Paris, 22 avr. 1986, École de conduite française, Ann. propr. ind. 1987. 31).

Dans cette affaire, la division de l’annulation a accueilli la demande puis la première chambre de recours de l’EUIPO a confirmé que la marque contestée était contraire à l’ordre public et a rejeté le recours de la société titulaire. Sur les critères d’appréciation, la chambre des recours avait retenu celui du public pertinent situé sur le territoire de l’Union européenne ou sur une partie de ce territoire. Elle a noté que la Mafia était une organisation criminelle que le gouvernement italien combattait et que la marque litigieuse promouvait de façon manifeste cette organisation et que le message véhiculé par l’utilisation de ce terme le banalisait, déformant ainsi la gravité véhiculée par celui-ci. Ces arguments ont été repris par le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté le recours de la société titulaire de la marque annulée.