Nullité de la marque aux trois bandes

C’est sur le double fondement de l’article 7, § 1, sous b), et de l’article 52, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (devenus art. 7, § 3, et 59, § 2, du règl. UE 2017/1001, 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne), que le tribunal a rejeté le recours de la société Adidas contre la nullité de la marque enregistrée en 2014 pour les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) qui avait pour description : « la marque consiste en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction ».

L’article 7 précité refuse à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif, sauf si ce caractère distinctif a été acquis par l’usage qui en a été fait. L’article 52 pose les fondements de la nullité de la marque enregistrée en l’absence de caractère distinctif.

Le caractère distinctif d’une marque signifie qu’elle permet d’identifier le produit comme provenant de l’entreprise titulaire de la marque (CJUE 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. OHMI, n° C-98/11, D. 2014. Pan. 330, obs. C. Zolynski ; Gaz. Pal. 2012, n° 292, p. 12, obs. Marino ; PIBD 2012. III. 167 ; Propr. ind. 2011, n° 24, obs. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2013, n° 46, p. 117, obs. Geoffray) et son appréciation doit être faite par rapport aux produits et services visés et à la perception qu’en a le public pertinent (Com. 25 janv. 2017, Papauto, n° 15-14.804, D. 2017. 2390, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; PIBD 2017. III. 214 ; Propr. ind. 2017, n° 31, obs. Tréfigny ; CJUE 21 janv. 2010, Audi AG c. OHMI, n° C-398/08, PIBD 2010. III. 230).

Sur la question du caractère distinctif intrinsèque, il n’y avait aucune discussion. En effet, trois bandes parallèles ne suffisent pas en elles-mêmes à distinguer les produits ou services visés. Il a déjà été jugé que la simple addition de mots sans addition, contraction ou autre modification de fantaisie est dépourvue de caractère distinctif (v. pour le signe Simply soda, OHMI 8 mars 2000, PIBD 2000. III. 472). C’est sur le terrain de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage que la marque se plaçait.

Pour apprécier l’usage, le tribunal a examiné les éléments de preuve pertinents apportés par la société Adidas, considérant qu’il ne fallait retenir que ceux qui montrent la marque en cause sous sa forme enregistrée ce qui exclut les formes d’usages caractérisées par une inversion du schéma de couleurs ou par le non-respect d’autres caractéristiques essentielles de la marque en cause. En l’occurrence, ont été retenues comme critères pertinents cinq études de marché réalisées dans cinq États membres qui ne couvrent pas l’intégralité des États pour lesquels la marque a été enregistrée.