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Trademark Troll : monopolisation d’un signe par le jeu des dépôts successifs

Doit être déclarée nulle pour dépôt de mauvaise foi sur le fondement de l’article 59, § 1, b) du règlement (UE) 2017/1001, la marque déposée dans le seul but d’obtenir, pour son titulaire, une position de blocage sur le marché. Se rend coupable d’abus de droit le déposant qui détourne le droit de priorité à son profit afin de prolonger artificiellement la période de six mois.

La société Copernicus, prédécesseur en droit de la requérante Segimerus Ltd, dépose en 2011 une marque de l’Union européenne MONSOON pour désigner en classe 12, 28 et 36 des produits tels que des « véhicules, jeux, articles de gymnastique et de sport » en revendiquant la priorité d’un dépôt effectué en Allemagne. Des transferts de propriété de cette marque, finalement enregistrée en 2017, s’ensuivirent au profit de différentes sociétés toutes représentées par une seule et même personne.

En 2015 et 2018, la société Karsten manufacturing (ci-après l’intervenante) a demandé l’enregistrement des marques HOOFER MONSOON, MONSOON ET PIONEET MONSOON enregistrées en 2016 et 2018 pour désigner, notamment, des sacs de golf et des housses pour sacs de golf en classe 38. Cette même année, une autre société, prédécesseur en droit de la requérante, adjoint par courrier la société intervenante de justifier dans un délai d’une semaine l’utilisation du signe verbal MONSOON pour la commercialisation des sacs de golf. En l’absence de réponse de la part de la société Karsten manufacturing, la requérante Segimerus Ltd demande au Landgericht Efurt (Tribunal régional d’Erfut Allemagne) que des ordonnances de référé soient adressées à l’intervenante, afin de faire interdire l’usage des marques postérieures, HOOFER MONSOON, MONSOON ET PIONEET MONSOON. Une première fois accueillies par le tribunal allemand, les ordonnances sont finalement annulées par la même juridiction pour procédure abusive.

L’intervenante intente finalement une action en nullité de la marque MONSOON sur le fondement de l’article 59 paragraphe 1 sous b) du règlement (UE) 2017/1001. La division d’annulation de l’EUIPO accueille favorablement la demande en considérant que la marque avait été déposée de mauvaise foi. À la suite du recours de la requérante, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO confirme la décision de la division d’annulation. Saisi d’un recours, le Tribunal va, à son tour, confirmer la décision de la chambre des recours de l’EUIPO et juger que la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi.

Les critères d’appréciation de la mauvaise foi

En premier lieu, il est rappelé...

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