La violation d’un contrat de licence n’est pas un acte de contrefaçon

La société Entr’Ouvert a développé un logiciel destiné à l’authentification des internautes, qu’elle diffuse sous licence libre (licence GNU GPL v2). La société Orange a utilisé ce logiciel pour la réalisation du portail en ligne « Mon service public ». La première société estimait que l’utilisation du logiciel par Orange contrevenait aux termes de la licence libre. Cette violation du contrat de licence constituait, selon la société Entr’Ouvert, une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Elle a donc introduit une action en justice sur le fondement de la contrefaçon.

Dans un jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société Entr’Ouvert irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon. Puisque la société se prévalait de l’inexécution d’un contrat de licence, elle n’aurait pu agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La cour d’appel devait donc décider si l’action en contrefaçon introduite par la propriétaire du logiciel était recevable ou si l’inexécution d’un contrat de licence ne pouvait relever que de la responsabilité contractuelle.

Un contexte jurisprudentiel ambigu

Cet arrêt s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel en évolution, la question du non-cumul des responsabilités en cas de violation des clauses d’une licence d’exploitation de logiciel ayant fait l’objet de plusieurs décisions remarquées au cours des dernières années.

La cour d’appel de Paris avait strictement distingué les fondements contractuel et délictuel dans un arrêt Oracle (Paris, 10 mai 2016, n° 14/25055). À cette occasion, la cour avait déclaré la filiale française de l’éditeur de logiciels Oracle irrecevable à agir en contrefaçon parce qu’elle était liée à l’organisme prétendument contrefacteur par un contrat de licence – tout en acceptant d’examiner les demandes fondées sur la contrefaçon formée par Oracle international, qui n’était pas partie au contrat de licence.

En 2018, la même cour d’appel (Paris, 16 oct. 2018, n° 17/02679, AJ contrat 2018. 539, obs. A. Gendreau ), confrontée de nouveau à la question du cumul des responsabilités, avait décidé de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La question était formulée en ces termes :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel […] constitue-t-il :

– une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur

– ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »

Cette question préjudicielle a fait l’objet d’un arrêt de la CJUE (CJUE 18 déc. 2019, IT Development SAS contre Free Mobile SAS, aff. C-666/18, D. 2020. 12 ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ contrat 2020. 89 , obs. A. Gendreau ; Dalloz IP/IT 2020. 490, obs. P. Léger ; RTD com. 2020. 94, obs. F. Pollaud-Dulian ) dans lequel la Cour, sans l’imposer, s’était montrée plutôt favorable au fondement de la contrefaçon. Elle a en effet rappelé que la violation d’une clause d’un contrat de licence de logiciel « relève de la notion d’“atteinte aux droits de propriété intellectuelle”, au sens de la directive 2004/48 » (§ 42). Ainsi, selon la Cour de justice, il est obligatoire qu’un titulaire de droits puisse bénéficier des garanties prévues par la directive 2004/48/CE en cas de non-respect d’un contrat de licence (§ 42). Elle a toutefois précisé qu’il revenait au législateur national « de définir, notamment, la nature, contractuelle ou délictuelle, de l’action dont le titulaire de ceux-ci dispose, en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle » (§ 44).

L’irrecevabilité de l’action en contrefaçon

Dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris déclare irrecevable l’action en contrefaçon introduite par la société Entr’Ouvert à l’encontre de la société Orange (tout en condamnant cette dernière dans un second temps pour parasitisme).

La cour cite longuement la décision de la CJUE avant d’en conclure que celle-ci « ne met pas en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et la conséquence qui en découle de l’exclusion de la responsabilité délictuelle au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat ».

Ainsi, si la cour reconnaît qu’une inexécution contractuelle peut entraîner une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, elle estime que le fondement approprié pour agir dépend du fait générateur de cette atteinte. Si le fait générateur résulte d’un acte de contrefaçon, « alors l’action doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle prévue à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ». Au contraire, « lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves, alors seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités ».

En l’occurrence, la société Entr’Ouvert ayant diffusé son logiciel sous licence libre, elle ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La circonstance qu’aucune négociation spécifique ne soit intervenue entre les sociétés Entr’Ouvert et Orange, dès lors qu’il était question d’un contrat ouvert de licence libre, n’a pas été prise en considération.

Des conséquences incertaines

La décision de la cour d’appel est à même de provoquer une certaine incertitude pour les titulaires de droits du fait de ses nombreuses conséquences potentielles.

En effet, la décision de la CJUE insistait sur le fait qu’un titulaire de droit doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par la directive de 2004. Or il est incertain que le fondement de la responsabilité contractuelle offre un niveau de garantie approprié.

Par exemple, si l’inexécution d’un contrat de licence ne relève pas du régime de la contrefaçon, les titulaires de droits ne devraient pas pouvoir effectuer de saisie-contrefaçon – solution qui serait incompatible avec à l’article 9 de la directive européenne sur les mesures provisoires et conservatoires.

De même, le régime de la responsabilité contractuelle soulève des questions quant à la réparation de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. La directive européenne impose un mode de calcul des dommages-intérêts (art. 13, transposé en droit français à l’art. L. 331-1-3 CPI) qui serait incompatible avec l’application d’éventuelles clauses contractuelles limitatives de responsabilité.