NFT et contrefaçon : l’affaire Metabirkin

Si les titulaires de droit de propriété intellectuelle, et notamment de marques, sont désormais rompus à l’exercice consistant en la protection de leurs droits en ligne, la problématique des NFT éclaire aujourd’hui sous un angle nouveau cette problématique désormais classique. La présente affaire offre ainsi l’occasion d’interroger l’effectivité du droit des marques face à ces biens immatériels d’un genre nouveau. Plus encore et même si la décision concerne le droit américain, des passerelles peuvent être construites avec le droit français.

Les NFT (acronyme de Non Fungible Token qui peut être traduit par jetons non fongibles) s’entendent comme des jetons numériques individualisés auxquels peuvent être attachés des objets numériques (sur la notion, v. not. CSPLA, Rapport de la mission sur les jetons non fongibles, juill. 2022 et N. Enser, Sacem : cap sur les NFT, Dalloz actualité, 13 déc. 2022). Cette technologie, qui repose sur une inscription au sein d’une blockchain par smart contract, permet d’établir une propriété sur un fichier numérique.

En l’espèce, un artiste, Mason Rotschild, avait utilisé la marque Hermès pour créer Metabirkin – le Birkin étant l’un des sacs emblématiques de la marque – une série de cent NFT reprenant le sac. Sans surprise, la maison française avait intenté une action en contrefaçon (et reprochait également à l’artiste un cybersquatting, le nom de domaine réservé par ce dernier faisant en effet mention du signe Birkin). Le jury a, au terme d’une décision rendue par la Cour de district Sud de l’État de New York le 8 février 2023, considéré que la contrefaçon comme le cybersquatting était caractérisés et a condamné l’artiste au paiement de 110 000 $ en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, auxquels s’ajoutent 23 000 $ de dommages-intérêts sur le terrain du cybersquatting.

La liberté d’expression invoquée par l’artiste n’a donc pas été retenue en l’espèce, de sorte que la sanction était...